关于海外专利纠纷案件高频原告的风险预警

2022-09-08 14:25:00

一 原告及其代理律所信息

    (一)原告信息

    原告是一家位于德克萨斯州的有限责任公司,主要营业地点在106 E 6th Street, Suite 900, Austin, TX 78701,该公司同一日向5家企业发起批量诉讼,其中包括2家深圳企业。在此之前该原告已先后发起了三批次共14起诉讼,涉诉被告包括华硕、微软、苹果、谷歌以及戴尔等多家企业。此次监测到的专利诉讼案件为KT Imaging 首次在美国联邦地区法院向国内大陆地区的主体发起知识产权挑战。

    (二)原告诉讼趋势

image.png

*以上统计数据来源于Lex Machina

    从统计数据中可以看出,KT Imaging自2019年起至今共发起了19件专利侵权诉讼,且每年的诉讼案件集中在同一时间发起,发起的次数也较为均衡,每年约为4-6件。受理法院主要为德克萨斯洲的西区联邦地区法院以及东区联邦地区法院。目前已结案14起,结案周期中位数188天,其中1件原告胜诉的案件为缺席判决,判赔额为570,139美元,其余13件均为和解结案。

    (三)律所信息

image.png

    KT Imaging委托的律所集中于以上三家,其中The Mort Law Firm以及Kheyfits Belenky处理案件主要集中于德克萨斯西区联邦地区法院,与此次监测到的三起案件的受理法院吻合。The Mort Law Firm为今年首次受委托作为KT Imaging的代理律所之一,The Stafford Davis Firm以及Kheyfits Belenky代理KT Imaging的专利侵权诉讼案件分别为14件和16件。

二 原告知识产权信息

    原告在美国共有7件专利,均为从KINGPAK TECHNOLOGY INC.(胜开科技股份有限公司)处受让取得,除1件因保护期限届满已失效外,其余6件专利以不同的组合用于不同的诉讼案件中。此次发起诉讼的知识产权为其中2件专利。具体信息如下:

    (一)专利一US8,004,602

    1、涉案专利信息

image.png

    2、专利摘要译文及附图(译文供参考)

    摘要译文:提供了一种图像传感器结构和其集成的镜头模块。在具有集成镜头模块的图像传感器结构中,图像传感器结构包括一个芯片和一个镜头模块。芯片具有光感应元件、第一导电垫和导电通道。光感应元件与第一导电片电性连接,第一导电片与穿过芯片的导电通道的一端电性连接。镜头模块包括一个支架和至少一个镜头。支架有一个通孔,透镜被嵌入通孔中并与支架集成。通过使用集成的镜头和支架,简化了图像传感器结构的制造过程,降低了图像传感器结构的制造成本。

image.png

    (二)专利二US8,314,481

    1、涉案专利信息

image.png

    2、专利摘要译文及附图(译文供参考)

    摘要译文:一种用于图像传感器封装的基底结构包括一个底层和一个框架层。底座有一个形成有多个第一电极的上表面,和一个形成有多个第二电极的下表面。一个绝缘层被涂在第一电极之间,并与底层底座的上表面直接接触。一个框架层被安排在第一电极和绝缘层上并与之直接表面接触,与底层底座一起形成一个空腔。绝缘层穿插在底部底座和框架层之间。

image.png

    (三)其他专利信息

image.png

三 关于防范海外专利诉讼风险的建议

    从上述高频原告提起专利诉讼的趋势可见,该原告提起专利诉讼仍会持续,未来可能会有更多企业被卷入专利纠纷当中,建议相关企业可以从如下三点进行准备:

    一、事前加强布局,建立风险防控机制

    提升企业的创新研发能力,加强海外知识产权布局,通过建立专利组合形成防御性技术壁垒,提高在纠纷中和解或交叉许可的谈判力和议价力;同时在出海前也需做好专利风险排查工作,提前对现有技术进行检索和分析,对于风险专利进行技术规避或许可交易谈判,降低诉讼风险。

    二、事中综合评估风险,制定合理应诉策略

    在面对海外纠纷时,企业需积极应对,避免因成为缺席被告而失去与原告的抗衡机会;从组建应诉团队、制定诉讼策略以及做好侵权对比分析等多方面对案件进行准备及综合评估,根据纠纷因地制宜地调整诉讼策略;从程序法和实体法上积极争取法院的救济,为己方争取******的和解谈判筹码。

其次,此类高频原告通常会以相同的专利或专利组合对多家企业发起诉讼,企业之间可以“抱团取暖”,形成应诉联盟,分工协作,费用共担,共同对涉案专利提起无效等反制措施,降低企业维权成本,提高维权成功率。

    三、事后总结复盘,形成内部应诉指南

    从过往诉讼案件中,企业应加强梳理和筛选重要信息,例如:归纳高频原告及其委托律所的特点,把握其专利组成情况,申请动向,诉讼历史和偏好,许可或和解费用情况等特点,总结出适用于企业的诉讼管理流程、高频原告备案清单等应诉指南,便于后续提高应诉效率、节约诉讼成本、提升应对信心,以积极的态度维护企业的合法权益。


扫一扫关注公众号